Hay un momento en la vida de toda empresa en que el nombre sobre la puerta empieza a merecer defenderse. Los clientes lo conocen. Los competidores lo notan. Los resultados de búsqueda lo reflejan. Ese es el momento de presentar la marca, porque para cuando alguien lo copie, la protección ya debe estar en su lugar.
El registro federal de marca ante la United States Patent and Trademark Office es el documento que convierte su marca de un nombre en una propiedad. A continuación está el marco que usamos para llevar una marca de desprotegida a registrada.
Qué se puede registrar como marca.
Palabras, logotipos, eslóganes y ciertas formas tridimensionales pueden registrarse como marca. La marca debe ser lo bastante distintiva para identificar su negocio y no meramente descriptiva de lo que vende. “Apple” para computadoras es distintiva (las manzanas no son computadoras); “El Mejor Reparador de Computadoras” para un taller de reparación de computadoras es descriptivo (e improtegible).
Algunas categorías no pueden registrarse en absoluto. Los términos genéricos (“jabón” para una empresa de jabón), las formas puramente funcionales y las marcas que engañan al consumidor sobre su origen geográfico quedan descartadas. Confirmamos que su marca sea registrable antes de presentar.
Las 45 clases de marca.
La USPTO divide los bienes y servicios en 45 clases. La clase 25 cubre la ropa. La clase 9 cubre el software. La clase 41 cubre los servicios de educación y entretenimiento. Una sola marca debe registrarse en cada clase donde de hecho usa la marca o donde tiene la intención de usarla dentro de unos pocos años.
Presentar en muy pocas clases deja su marca expuesta en industrias adyacentes. Presentar en demasiadas desperdicia la tarifa de solicitud por clase sin añadir protección real. Asignamos su negocio a las clases correctas antes de presentar, y luego presentamos solo en esas clases.
Una marca es el único activo del balance de la empresa que crece en valor cuanto más tiempo la usa. Cada año que opera bajo ella refuerza el derecho.
Clases de marca que cubre la USPTO
La búsqueda de disponibilidad.
Antes de presentar, realizamos una búsqueda de disponibilidad en la base de datos de la USPTO, en los registros de los 50 estados y en fuentes de derecho consuetudinario, en busca de cualquier marca que entre en conflicto con la suya en la misma clase. Los conflictos vienen en tres variantes: marcas idénticas (incompatibilidad total), marcas similares para bienes similares (rechazo probable) y marcas similares para bienes no relacionados (por lo general sin problema).
Si encontramos un conflicto, se lo decimos. Las opciones suelen ser modificar la marca ligeramente, elegir clases distintas o reorientar la marca. Presentar sobre un conflicto conocido casi garantiza el rechazo y consume la tarifa de solicitud.
Qué incluye el registro.
Una vez que la USPTO acepta la solicitud y emite el certificado de registro, la marca tiene protección federal en los 50 estados durante 10 años, renovable de forma indefinida. La marca registrada le da el derecho de usar el símbolo ®, la legitimación legal para demandar a los infractores en un tribunal federal y las ventajas procesales que acompañan a una marca registrada federalmente.
- Búsqueda exhaustiva de disponibilidad en las bases de datos de la USPTO y de los estados
- Selección estratégica de clases para el alcance de protección adecuado
- Redacción y presentación de la solicitud ante la USPTO
- Respuesta a los office actions de la USPTO y a las objeciones del examinador
- Certificado de registro y protección federal de marca
- Recordatorios de renovación para las presentaciones de los años 5-6 y 9-10
Lo que no hace.
Una marca estadounidense protege su marca en Estados Unidos, no en el extranjero. La protección internacional se solicita país por país, a menudo a través del Protocolo de Madrid, que permite que una sola solicitud cubra hasta 130 jurisdicciones. Si su marca se vende internacionalmente desde el primer día, esa decisión debe tomarse temprano.
Una marca tampoco impide que alguien use un nombre similar para un producto no relacionado. La protección corre por clase, no por palabra. “Delta” es una marca para una aerolínea, una empresa de grifería y una plataforma de software, todas coexistiendo porque operan en clases distintas.
Cuándo presentar.
Los fundadores preguntan si presentar al constituirse, después de la primera venta o después del primer año. Nuestra respuesta: en cuanto la marca esté elegida y usted esté comprometido con ella. El plazo de la USPTO es de 9 a 14 meses desde la presentación hasta el registro, así que cuanto antes esté la solicitud en la fila, antes llega la protección.
Si presenta demasiado pronto y la marca cambia, tendrá que volver a presentar y perderá la tarifa de solicitud. Si presenta demasiado tarde y un competidor presenta primero, pierde la marca. La ventana adecuada está en algún punto entre “comprometido con el nombre” y “aún no se lo ha mostrado a un competidor”.